Odvolací soud pro druhý obvod USA[1] řešil opět zapeklitý spor o domnělém porušování práv duševního vlastnictví (tentokrát v hodnotě 21 milionů USD). Terčem žaloby byla americká Costco Wholesale Corporation (dále jen „Costco“), která po společnosti Walmart provozuje druhý největší velkoobchodní řetězec ve Spojených státech.

Společnost Costco nabízela na prodejnách kolekci zásnubních prstenů s označením „Tifanny“. Uvedené označení zboží bylo v rámci soudního řízení (Tiffany et al. v. Costco, 17-2798-cv) napadeno společností Tiffany and Company (dále jen „Tiffany Co“), která vlastní ochranou známku stejného znění. Za domnělé porušování ochranné známky – nebezpečí záměny zneužití ochranné známky, atd. - požadovala společnost Tiffany Co po společnosti Costco odškodnění ve výši 21 milionů USD.

Co znamená Tiffany?

Fanouškům kinematografie 60. let se jistě vybaví známá komedie Snídaně u Tiffanyho v hlavní roli s Audrey Hepburn, ale to jen spíše na okraj.

Mimo ochranné známky společnosti Tiffany Co značí pojem „Tiffany“ podle společnosti Costco širokou veřejností užívané označení pro zvláštní podobu prstenu (tzv. Prong setting). Právě takové označení mělo potenciální zákazníky velkoobchodů Costco pouze informovat o vizuální podobě prstenu, nikoli parazitovat na ochranné známce společnosti Tiffany Co.

Co je potřeba prokázat? – tzv. Polaroid Factors

Pro úspěch ve sporu měla společnost Costco nelehký úkol, tedy prokázat, že si běžný spotřebitel s označením "Tiffany" nespojí právě ochrannou známku stejnojmenné společnosti.

Soud pro posouzení této otázky použil tzv. Polaroid faktory[2], které jsou určitým druhem balančního testu porovnávající oba oprávněné zájmy stran sporu. Jsou to tedy:

1. síla ochranné známky,
2. stupeň podobnosti mezi ochrannou známkou žalobce a domnělým užitím imitace ochranné známky ze strany žalovaného,
3. produktová blízkost jednotlivých druhů zboží a jejich vzájemná míra soutěžní povahy,
4. pravděpodobnost, že žalobce vývojem produktu/zboží zaplní tzv. „díru“ na trhu žalovaného,
5. důkaz o skutečném klamání spotřebitele,
6. evidence potvrzující, že žalovaný užíval imitaci ochranné známky ve zlé víře,
7. kvalita daného produktu/zboží,
8. sofistikovanost relevantní spotřebitelské populace.

Hodnocení výše uvedených Polaroid faktorů nicméně nepůsobí tak, že čím více faktorů strana naplňuje, tím spíše se blíží vítězství ve sporu. Nejedná se o mechanický proces, ale o synergické hodnocení jednotlivých faktorů samostatně a ve vzájemné korelaci.

Co na to Costco?

Společnost Costco v rámci odvolání napadla tři hodnocení Polaroid faktorů, které provedl soud prvního stupně. Jedná se o: (i) skutečnou možnost záměny ze strany spotřebitelů, (ii) dobrou víru společnosti Costco, a (iii) tzv. Fair Use Defense.

Skutečná možnost záměny

Soud prvního stupně ustanovil dvě kategorie pro posouzení záměny, a to:

• svědecké výpovědi 6 zaměstnanců společnosti Costco posuzující pravděpodobnost záměny označení „Tiffany“, a
• odpovědi z veřejného průzkumu, kterého se na internetu účastnilo 944 respondentů, a dále 606 respondentů (tzv. Costco patrons), kteří by uvažovali o nákupu zásnubního prstenu v Costco v hodnotě minimálně 2.500 USD.

Dané posouzení se však ukázalo jako nedostatečné, jelikož nebylo prokazatelným vzorkem kupujících. Navíc se nejednalo o spotřebitele, kteří mají o koupi zásnubního prstenu zájem v době provádění průzkumu.

Dobrá víra společnosti Costco

Soud prvního stupně dovodil, že neexistuje racionální důvod, na základě kterého by dobrou víru společnosti Costco dovodil. Např. z e-mailové komunikace zaměstnanců společnosti Costco jasně vyplývalo, že zásnubní prsteny měly mít tzv. „Tiffany či luxusní vzhled“.

Fair Use Defense jako klíč k výhře?

Princip Fair Use Defense lze použít v případě, kdy se ochranná známka používá ve smyslu jiném než ochranné známky, v popisném smyslu a v dobré víře.

Soud prvního stupně k tomuto bodu nepřihlížel, jelikož vycházel z předpokladu, že požadavek dobré víry společnosti Costco nebyl v rámci Polaroid faktorů naplněn. Odvolací soud nicméně po opětovném posouzení věci dospěl k závěru, že společnosti Costco mělo být v rámci řízení soudu prvního stupně umožněno prokazovat svou dobrou víru, tedy rozsudek soudu prvního stupně zrušil a věc vrátil k dalšímu řízení.

Co říct závěrem?

Jak jsme už zmínili dříve,[3] nelze donekonečna chránit pod pokrývkou práva duševního vlastnictví neomezený počet slov, písmen, tvarů barev apod. Odvolací soud dle mého správně poznamenává, že v tomto konkrétním případě je na místě umožnit společnosti Costco prokázat svou dobrou víru při domnělém porušení ochranné známky společnosti Tiffany Co.

V opačném případě bychom museli dovodit, že obecně známá označení jako např. dřevorubecký chléb, tichý spánek, či expresní dieta mohou ad absurdum skončit ve výlučném vlastnictví jednoho subjektu. Znamená to, že pak např. obchodní řetězce budou platit licenční poplatek vlastníkovi takové ochranné známky za její užití nebo bude vlastnictví ochranné známky generovat absurdní soudní spory? Nemyslím si, respektive doufám, že stále žijeme v rozumně uvažujícím světě.

[1] United States Court of Appeals for the Second Circuit.

[2] Viz. Polaroid Corp. v. Polarad Elecs. Corp., 287 F.2d 492 (2d Cir. 1961).

[3] Srov. No.Hell, Počítačové hry, umělecké dílo a licencování, Mediální právo.cz, dostupné on-line na (URL): https://www.medialnipravo.cz/autor/pocitacove-hry-a-licencovani/.